La reproduction de logos en tant que références clients Nomos

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Selon l’article L.713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque (…) ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ».

Toutefois, en vertu de l’article L.713-6 b) de ce même code, le titulaire de la marque ne peut interdire à un tiers l’usage dans la vie des affaires de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service et que son usage ne crée pas de confusion dans l’esprit du public.

En l’espèce, une société spécialisée dans l’ingénierie hydraulique avait effectué des missions de sous-traitance pour le compte d’une filiale du Groupe VEOLIA.
Cette société reproduisait sur son site internet la marque française figurative , la marque française verbale « VEOLIA WATER », et la marque française verbale « VEOLIA ENVIRONNEMENT », dont est titulaire la société VEOLIA ENVIRONNEMENT. Ces marques étaient reproduites dans un onglet « REFERENCES », accompagnées de commentaires élogieux relatifs à la qualité des services rendus par la société et qui auraient été tenus par un salarié du groupe VEOLIA.

La société VEOLIA ENVIRONNEMENT a assigné le sous-traitant en contrefaçon de marques.

Le tribunal a rejeté cette demande en estimant que la reproduction en cause ne constituait pas un usage à titre de marque car elle ne visait pas à identifier l’origine des produits visés au dépôt de ces marques. Selon le Tribunal, ces marques étaient reproduites « en tant que dénomination sociale, pour désigner et identifier les sociétés VEOLIA WATER et VEOLIA ENVIRONNEMENT, pour le compte desquelles la société a travaillé (…) ».

En outre, le Tribunal estime que la reproduction de ces marques sur le site internet de la société défenderesse ne crée aucun risque de confusion dans l’esprit du public.

Subsidiairement, la société VEOLIA ENVIRONNEMENT invoquait l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle qui prohibe la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, si ladite reproduction ou imitation crée un préjudice à son titulaire ou constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Le Tribunal rejette également cette demande subsidiaire, en considérant que même en admettant la renommée des marques, il n’est pas démontré en quoi l’usage reproché constitue une exploitation injustifiée. Pour le Tribunal, cet usage est au contraire justifié par un but légitime, « à savoir informer l’internaute du fait qu’elle a, parmi ses clients, un sous-traitant du groupe VEOLIA, et réalise de ce fait des prestations pour le compte de ce groupe, ce qui caractérise un juste motif ».

Ainsi, une société ayant effectué des prestations pour le compte d’un tiers peut, selon le Tribunal, sans commettre d’actes de contrefaçon, reproduire sur ses outils de communication les marques de cette société en tant que dénomination sociale, pour la désigner et l’identifier.

En outre, le Tribunal condamne le demandeur pour procédure abusive, notamment parce que la procédure en contrefaçon de marque était, selon lui, vouée à l’échec.

Cette condamnation peut paraître surprenante car l’exception de l’article L.713-6 a pour objet de garantir le respect de la liberté du commerce et de l’industrie, en permettant la reproduction d’une marque lorsqu’elle est nécessaire pour permettre à un tiers de faire savoir au public à quels produits s’adaptent les siens, ou quels sont les produits auxquels sont destinés ses services de réparation ou d’entretien. Or, en l’espèce, les marques, dont l’une était purement figurative, n’étaient pas reproduites pour faire connaître au public la destination d’un produit, mais afin de faire connaître au public les noms de clients de la société défenderesse, en tant que gage de qualité et de confiance.

Antoine JACQUEMART

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Ayant eu connaissance d’une campagne publicitaire nationale visant à faire la promotion des chaussures de la marque KICKERS et reprenant, au sein de ses visuels, les termes « FOREVER YOUNG », il a assigné le distributeur des produits KICKERS en France.

Ses demandes ayant été rejetées par le tribunal de grande instance de Rennes, la société BRUNO SAINT HILAIRE, a formé appel de la décision et la Cour d’appel de Rennes, saisie du litige, permet ainsi d’enrichir la jurisprudence déjà fournie sur la protection des slogans publicitaires par le droit des marques.

La validité des dépôts de slogans à titre de marque a parfois été contestée, en raison de leur nature évocatrice. Malgré cela, les tribunaux sont souvent réticents à considérer qu’un slogan ne peut, per se, être déposé en tant que marque, l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle listant parmi les signes pouvant être déposés en tant que marque les « dénominations sous toutes les formes » dont notamment les « assemblages de mots ».

Cependant, même déposé, il peut souvent s’avérer difficile pour les titulaires de ces marques d’obtenir une protection sur le fondement du droit des marques, comme l’illustre notamment cet arrêt.

En l’espèce, si la validité du dépôt en tant que marque du signe n’était pas contestée ici, le litige portait sur la réalité de l’usage.

L’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle énonce en effet qu’ « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

La société BRUNO SAINT HILAIRE, à qui était opposée l’absence d’usage sérieux du signe , avait soutenu qu’elle utilisait sa marque, en produisant des « photographies de 4 personnes portants des vêtements et chaussures avec la mention Forever Y au-dessus de la marque Saint Hilaire », ou encore « la présentation d’un homme habillé sur un solex devant un panneau où figure les mêmes éléments et alors qu’il constitue un stand publicitaire (…) ». Elle reconnaissait néanmoins que ce signe était utilisé comme concept, ce qu’indiquait d’ailleurs son site : « Forever Y, c’est tout un état d’esprit… avoir confiance en soi, se sentir bien et libre, oser passer à l’acte… être Forever Y ».

La Cour d’appel de Rennes a estimé que le signe n’était dès lors pas utilisé dans une fonction d’identification de l’origine des produits, et a prononcé la déchéance de la marque à compter du 1^er décembre 2013.

Si la contrefaçon n’était pour autant pas de facto écartée à ce stade, les actes argués de contrefaçon datant de septembre 2010, la contestation de l’usage effectif à titre de marque a s’est avérée efficace.

La Cour d’appel note que le signe FOREVER YOUNG avait été utilisé « dans le cadre des 40 ans de la marque KICKERS », « au sein d’une phrase écrite en langue anglaise, traduite ensuite en langue française », de manière descriptive « de la marque KICKERS éternellement jeune ». Elle estime, par conséquent et de manière plutôt cohérente avec la déchéance prononcée, que là aussi, ces mots étaient utilisés à titre d’expression courante et non à titre de marque. Aucun usage du signe à titre de marque n’ayant été réalisé antérieurement au 1^er décembre 2013, la demande sur le fondement de la contrefaçon a par conséquent été rejetée.

Sur les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour confirme également le jugement, en estimant que la société BRUNO SAINT HILAIRE ne justifiait pas d’investissement ou de travail particulier pour développer le « concept » FOREVER YOUNG, dont la « valeur économique individualisée » n’était, selon la Cour, pas démontrée.

Antoine JACQUEMART

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