CA Lyon, 29 novembre 2018
Par un arrêt du 29 novembre 2018, la Cour d’appel de Lyon a sanctionné l’usage par un licencié d’une marque dans des conditions non conformes au règlement d’usage auquel la marque était soumise.
La SAS Poilâne est titulaire de la marque verbale française Poilâne, qu’elle exploite en lien avec son activité de boulangerie. La SARL Max Poilâne a ultérieurement déposé la marque française « Max Poilâne », pareillement exploitée pour des produits de boulangerie.
Un litige avait opposé ces deux sociétés, la SAS Poilâne ayant tenté de faire interdire l’usage de la marque « Max Poilâne » en raison du risque de confusion existant avec sa marque « Poilâne ». Le 9 décembre 1992, la Cour d’appel de Paris avait refusé d’interdire à Max Poilâne d’exploiter sa marque, mais lui avait imposé des conditions strictes d’utilisation afin d’éviter le risque de confusion pour les consommateurs. Ainsi, la Cour d’appel de Lyon avait imposé que la marque « Max Poilâne » soit précédée « immédiatement sur la même ligne du prénom MAX dans les mêmes caractères de mêmes dimensions de même couleur et de même tonalité, et en y ajoutant immédiatement en dessous en caractères lisibles l’adresse ou les adresses de leur établissement ».
La SAS Julien Poilâne, qui exerce également une activité de boulangerie, est par la suite devenue licenciée de la marque « Max Poilâne ».
Le 19 juin 2006, la SAS Poilâne a assigné la SAS Julien Poilâne. La SAS Poilâne reprochait à la fois un usage de la marque « Poilâne » par l’usage de la dénomination « Julien Poilâne » et par l’usage de la marque « Max Poilâne ».
La Cour d’appel conclut à l’absence de contrefaçon par l’usage de la dénomination « Julien Poilâne » (1), mais sanctionne l’usage de la marque « Max Poilâne » par la SAS Julien Poilâne, qui n’avait pas été réalisée dans des conditions conformes au règlement d’usage imposé par la Cour d’appel de Paris (2).
1. L’usage de la dénomination « Julien Poilâne » n’est pas une contrefaçon de la marque « Poilâne »
La Cour d’appel rappelle que l’article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle empêche le titulaire d’une marque d’interdire l’usage d’un même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est le fait d’un tiers de bonne foi qui emploie son nom patronymique.
En l’espèce, la Cour d’appel observe que Julien Poilâne est l’actionnaire majoritaire et le président de la SAS Julien Poilâne, où il exerce des fonctions de contrôle et de direction.
La Cour estime donc que Julien Poilâne emploie son nom patronymique de bonne foi, et qu’il ne peut lui en être interdit l’usage en tant que dénomination sociale et enseigne. Pour autant, la Cour estime qu’il existe pour les consommateurs un risque de confusion entre les signes « Poilâne » et « Julien Poilâne ». Selon la Cour, ce risque de confusion aurait justifié une réglementation de l’usage du signe « Julien Poilâne ». Une telle réglementation n’est pour autant pas imposée à la SAS Julien Poilâne, cette mesure n’ayant pas été demandée par la SAS Poilâne.
2. L’usage de la marque « Max Poilâne » par le licencié dans des conditions non conformes au règlement d’usage est une contrefaçon de la marque « Poilâne ».
En revanche, la Cour d’appel juge que « l’usage de son patronyme par un homonyme comme dénomination sociale, non commercial ou enseigne peut constituer une contrefaçon s’il contrevient à une décision judiciaire le réglementant ou l’interdisant ».
En l’espèce, la Cour estime que le règlement d’usage de la marque « Max Poilâne », fixé dans l’arrêt du 9 décembre 1992, n’avait pas été respecté par la société licenciée, puisqu’elle avait utilisé la marque « Max Poilâne » en tant qu’enseigne de deux magasins sans faire apparaître, en dessous de la marque, une adresse d’établissement. La Cour considère que ce règlement s’imposait au licencié, qui était tenu de « faire figurer les établissements de la société Max Poilâne, ainsi que les siens ».
La Cour d’appel conclut donc à l’existence d’une contrefaçon de marque, et ordonne à la SAS Julien Poilâne, sous astreinte, de cesser de faire un usage de la marque « Max Poilâne » de manière non conforme à la réglementation définie par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 décembre 1992.
