L’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’Union européenne

Tribunal UE, 15 décembre 2016, Mondelez / EUIPO – Nestlé (gaufrette Kit Kat)

Le 21 mars 2002, la société Nestlé SA a présenté une demande d’enregistrement de marque européenne auprès de l’office européen, pour le signe figuratif suivant, représentant sa gaufrette Kit Kat :

Cette marque a été enregistrée le 28 juillet 2006, pour les produits suivants relevant de la classe 30 : bonbons, produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits, gâteaux et gaufres.

Le 23 mars 2007, Cadbury Schweppes Plc –devenue aujourd’hui Mondelez UK Holdings & Services Ltd– a introduit une action en nullité de l’enregistrement, contre l’ensemble des produits visés à l’enregistrement, au motif, notamment, que la marque enregistrée serait dépourvue de caractère distinctif (article 7, b) du règlement n°207/2009). Le 11 janvier 2011, la division d’annulation a déclaré nulle la marque susvisée déposée par Nestlé SA. Un recours contre cette décision de la division d’annulation a été formé par Nestlé SA, invitant ainsi la Chambre des recours de l’EUIPO à se prononcer sur la distinctivité de la marque figurative « Kit Kat ».

Comme la division d’annulation, la Chambre des recours a conclu à l’absence de distinctivité de la marque pour les produits visés au dépôt, mais a considéré que le signe avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait dans l’Union. La Chambre des recours a justifié cette décision en s’appuyant sur les éléments fournis par la société Nestlé, qui rapportait la preuve d’une reconnaissance spontanée du signe par près de 50% du public d’Etats membres représentant près de 90% de la population de l’Union.

Un appel de cette décision a été formé par la société Mondelez devant le Tribunal de l’Union européenne, qui a finalement annulé la décision de l’EUIPO, pour les raisons ci-dessous :

– Sur les sous-catégories de produits : la division d’annulation de l’EUIPO avait conclu que la marque contestée avait acquis par l’usage un caractère distinctif pour tous les produits visés à l’enregistrement. Un tel usage pour tous les produits visés était contesté par Mondelez, qui arguait qu’il n’était démontré que pour le chocolat, les produits en chocolat et la confiserie, mais non pour les produits de boulangerie, les articles de pâtisserie, les gâteaux et les gaufres. Le Tribunal de l’UE rappelle que lorsqu’une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services englobant plusieurs sous-catégories autonomes, la preuve de l’usage pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories correspondantes. Le Tribunal considère que l’usage pour des bonbons et des biscuits « ne saurait emporter la protection pour d’autres catégories de produits tels que les produits de boulangerie, les articles de pâtisserie, les gâteaux et les gaufres ».

– Sur l’usage de la marque sous la forme dans laquelle elle est enregistrée : Mondelez soutenait que le signe contesté est utilisé en combinaison avec la marque verbale KIT KAT, dont le caractère prédominant est selon elle l’unique source du caractère distinctif acquis invoqué. Ainsi, le caractère prédominant de la marque verbale empêcherait toute démonstration d’acquisition du caractère distinctif par la marque figurative. Cette argumentation n’est pas reprise par le Tribunal de l’UE, qui rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’acquisition d’un caractère distinctif peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée ou d’un élément de celle-ci, que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée. Ainsi, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un usage indépendant de la marque enregistrée, dès lors que cette dernière est apte à distinguer une origine commerciale.

– Sur l’acquisition du caractère distinctif dans toute l’Union européenne : la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage doit être rapportée dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne, dans sa configuration à la date de dépôt de la marque, et ce de manière quantitativement suffisante. Ainsi, il n’est pas suffisant de rapporter la preuve que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage au sein d’une partie substantielle ou d’une majorité des pays de l’Union européenne. Et ce même si proportionnellement, les populations de ces pays représentent elle-même une partie substantielle de la population de l’Union européenne. Le Tribunal de l’UE rappelle à ce titre que « l’absence de reconnaissance du signe comme indication de l’origine commerciale dans une partie du territoire de l’Union européenne ne saurait être compensée par un niveau plus élevé de connaissance dans une autre partie de l’Union européenne ». En l’espèce, en dépit de la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage au sein de 10 des 15 Etats membres de l’Union européenne (à la date du dépôt), le Tribunal considère que l’EUIPO ne pouvait conclure à l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque au sein de l’Union européenne, sans se prononcer sur la perception du public pertinent au sein des autres Etats membres.

Enfin, le Tribunal rappelle également sa jurisprudence selon laquelle « la marque (…) doit avoir acquis un caractère distinctif, au moins, entre la date de son enregistrement et celle de la demande de nullité ». En France, un arrêt de la cour d’appel de Paris, récemment confirmé par la Cour de cassation (Chambre commerciale, 6 décembre 2016), avait jugé que les éléments de preuves postérieurs à la date de la demande de nullité pouvaient également être pris en compte par le juge pour apprécier l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque (cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 1, arrêt du 31 mars 2015).

Antoine JACQUEMART

Téléchargez cet article au format .pdf

Ayant eu connaissance d’une campagne publicitaire nationale visant à faire la promotion des chaussures de la marque KICKERS et reprenant, au sein de ses visuels, les termes « FOREVER YOUNG », il a assigné le distributeur des produits KICKERS en France.

Ses demandes ayant été rejetées par le tribunal de grande instance de Rennes, la société BRUNO SAINT HILAIRE, a formé appel de la décision et la Cour d’appel de Rennes, saisie du litige, permet ainsi d’enrichir la jurisprudence déjà fournie sur la protection des slogans publicitaires par le droit des marques.

La validité des dépôts de slogans à titre de marque a parfois été contestée, en raison de leur nature évocatrice. Malgré cela, les tribunaux sont souvent réticents à considérer qu’un slogan ne peut, per se, être déposé en tant que marque, l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle listant parmi les signes pouvant être déposés en tant que marque les « dénominations sous toutes les formes » dont notamment les « assemblages de mots ».

Cependant, même déposé, il peut souvent s’avérer difficile pour les titulaires de ces marques d’obtenir une protection sur le fondement du droit des marques, comme l’illustre notamment cet arrêt.

En l’espèce, si la validité du dépôt en tant que marque du signe n’était pas contestée ici, le litige portait sur la réalité de l’usage.

L’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle énonce en effet qu’ « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

La société BRUNO SAINT HILAIRE, à qui était opposée l’absence d’usage sérieux du signe , avait soutenu qu’elle utilisait sa marque, en produisant des « photographies de 4 personnes portants des vêtements et chaussures avec la mention Forever Y au-dessus de la marque Saint Hilaire », ou encore « la présentation d’un homme habillé sur un solex devant un panneau où figure les mêmes éléments et alors qu’il constitue un stand publicitaire (…) ». Elle reconnaissait néanmoins que ce signe était utilisé comme concept, ce qu’indiquait d’ailleurs son site : « Forever Y, c’est tout un état d’esprit… avoir confiance en soi, se sentir bien et libre, oser passer à l’acte… être Forever Y ».

La Cour d’appel de Rennes a estimé que le signe n’était dès lors pas utilisé dans une fonction d’identification de l’origine des produits, et a prononcé la déchéance de la marque à compter du 1^er décembre 2013.

Si la contrefaçon n’était pour autant pas de facto écartée à ce stade, les actes argués de contrefaçon datant de septembre 2010, la contestation de l’usage effectif à titre de marque a s’est avérée efficace.

La Cour d’appel note que le signe FOREVER YOUNG avait été utilisé « dans le cadre des 40 ans de la marque KICKERS », « au sein d’une phrase écrite en langue anglaise, traduite ensuite en langue française », de manière descriptive « de la marque KICKERS éternellement jeune ». Elle estime, par conséquent et de manière plutôt cohérente avec la déchéance prononcée, que là aussi, ces mots étaient utilisés à titre d’expression courante et non à titre de marque. Aucun usage du signe à titre de marque n’ayant été réalisé antérieurement au 1^er décembre 2013, la demande sur le fondement de la contrefaçon a par conséquent été rejetée.

Sur les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour confirme également le jugement, en estimant que la société BRUNO SAINT HILAIRE ne justifiait pas d’investissement ou de travail particulier pour développer le « concept » FOREVER YOUNG, dont la « valeur économique individualisée » n’était, selon la Cour, pas démontrée.

Antoine JACQUEMART